De enkele opslag door Amazon van inbreukmakende goederen voor externe verkopers vormt geen directe merkinbreuk

Het is niet de eerste keer dat een geschil tussen een houder van luxe merken zoals Coty en een platform zoals Amazon tot prejudiciële vragen bij het Hof leidt. Al jaren is er een strijd gaande tussen merkhouders die hun exclusiviteit en merken willen beschermen en online platformen die zich juist van iedere directe dan wel indirecte aansprakelijkheid willen ontdoen. Waar het Hof zich in 2017 moest buigen over de vraag of het door Coty opgelegde verbod op verkoop via online platforms binnen een selectief distributiestelsel voor luxeproducten mededingingsrechtelijk toelaatbaar was, ging het hier om de vraag of online platformen direct aansprakelijk kunnen zijn voor een merkinbreuk zonder daadwerkelijk kennis te hebben van die inbreuk.

Wat ging eraan vooraf?

Coty, een onderneming die luxecosmetica verkoopt, is houder van de exclusieve licentie voor het Uniemerk DAVIDOFF. Het online platform Amazon biedt verkopers de mogelijkheid om hun producten te verkopen via de website van Amazon. De verkopers kunnen daarbij deelnemen aan het programma Amazon Logistics. Dit programma biedt aanvullende diensten waaronder het opslaan van de producten van de verkopers in de logistieke centra van de Amazon-ondernemingen en verzending aan de kopers.

In 2014 liet Coty een testaankoop verrichten van een Davidoff Hot Water-parfum bij een verkoper die zich aan had gesloten bij het Amazon-programma. De merkrechten op de testaankoop bleken niet uitgeput te zijn waardoor sprake was merkinbreuk. Coty verzocht Amazon vervolgens om alle parfums te leveren die namens de verkoper waren opgeslagen in haar logistieke centra. Amazon leverde dertig parfums aan Coty waarvan er elf blijkbaar afkomstig waren uit de voorraad van een andere verkoper. Na constatering dat van negenentwintig van de dertig ontvangen parfums de merkrechten niet waren uitgeput, vroeg Coty om de naam en het adres van de tweede verkoper. Nadat duidelijk werd dat Amazon de identiteit van de tweede verkoper niet vast kon stellen, startte Coty een procedure tegen Amazon. Coty was van mening dat Amazon met haar gedragingen direct inbreuk maakte op het Uniemerk DAVIDOFF.

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep had Coty weinig succes. In beide instanties waren de Duitse rechters van oordeel dat Amazon het merk niet rechtstreeks had gebruikt of de parfums in kwestie niet had opgeslagen om ze zelf te verkopen. Amazon sloeg de parfums immers op namens derden en was zich niet bewust van de merkinbreuk. Bij de hoogste Duitse instantie, het Bundesgerichtshof, rees de volgende vraag in verband met de toepassing van artikel 9(2)(b) en 9(3)(b) Uniemerkenverordening 2017 die aan het Hof werd voorgelegd:  

“Heeft een persoon die voor een derde waren opslaat die het merkenrecht schenden, zonder van deze inbreuk op de hoogte te zijn, deze waren in voorraad met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer hij niet zelf maar alleen de derde voornemens is de waren aan te bieden of in de handel te brengen?”

Advocaat-Generaal Campos Sánchez-Bordona (“A-G”) overwoog dat personen die niet op de hoogte zijn van merkinbreuken niet direct verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het opslaan van dergelijke producten voor andere verkopers. In het geval die persoon echter actief betrokken is bij de distributie van die producten, zoals door middel van een programma als Amazon Logistics, kan worden aangenomen dat hij die producten opslaat met het oogmerk deze aan te bieden of in de handel te brengen. Het maakt daarbij niet uit of die persoon kennis had van het inbreukmakende karakter van de producten, voor zover van hem redelijkerwijs kan worden verlangd dat hij de nodige maatregelen treft om die inbreuk te ontdekken. Met andere woorden, een platform zoals Amazon kan volgens de A-G niet van zijn aansprakelijkheid worden vrijgesteld door simpelweg te stellen dat het geen kennis had van de inbreuk. Platformen die betrokken zijn bij het in de handel brengen van producten dienen een bijzondere zorgvuldigheid te betrachten. De A-G adviseerde het Hof dan ook te beslissen dat een platform als Amazon direct inbreuk kan maken op de merkrechten en aansprakelijk moet worden gehouden voor de inbreuk.

Uitspraak

Hoewel het Hof meestal de conclusie van de A-G volgt, doet zij dat in deze zaak niet. Het Hof overweegt dat om te spreken van een merkinbreuk de partij die de opslag van producten verzorgt ook zelf het doel moet nastreven de producten aan te bieden of op de markt de brengen, net zoals de verkopers. Aangezien Amazon de producten niet zelf te koop heeft aangeboden of op de markt heeft gebracht en alleen de externe verkopers dat doel hebben nagestreefd, heeft Amazon het merk DAVIDOFF niet zelf gebruikt. Amazon heeft dus niet rechtstreeks inbreuk gemaakt op het merkrecht. 

Het Hof verwijst in zijn uitspraak naar andere bepalingen van EU-recht op basis waarvan een procedure kan worden aangespannen tegen een online platform voor indirecte inbreuk. Te denken valt aan artikel 14 van de e-Commerce Richtlijn op basis waarvan een online platform indirect aansprakelijk kan worden gehouden voor merkinbreuk, tenzij het platform zich kan beroepen op de safe harbour­-uitzondering.

Gevolg

Duidelijk is dat het Hof de directe merkinbreuk door platformen zoals Amazon in dit geval een stap te ver vindt gaan. Het in opslag houden van producten die inbreuk maken op merkrechten door platformen vormt geen merkinbreuk, voor zover zij geen wetenschap hebben van de inbreuk. Het Hof gaat niet mee in de redenering van de A-G dat, gezien de bijzondere rol van online platformen, ten minste mag worden verwacht dat zij maatregelen treffen om een eventuele merkinbreuk te voorkomen.

Deze strijd tussen Coty en Amazon is gewonnen door Amazon, maar de oorlog tussen merkhouders en online platformen is nog niet gestreden.